按:商標法第五十九條第三款規定，他人在先使用并有一定影響的商標，注冊商標專用權人無權禁止其在原有范圍內繼續使用，但可以要求附加適當區別標識。本案系最高人民發布的2015年十大知識產權案例之一。本案對該條款的適用要件進行了充分的解析和梳理，對在先使用的時間點、有一定影響的判斷以及原有范圍等均做了詳細論述。本案判決對企業商標管理和商標運用具有積極的指導意義。
一、案情介紹
1、原告A公司訴被告B學校、被告C公司侵害商標權糾紛。
貴陽E學校于2001年10月18日申請注冊第1985953號“啟航學校Qihang School”商標，核定服務為第41類學校（教育）、教學、培訓等（以下簡稱涉案商標）。該商標2003年4月7日核準注冊。
貴陽E學校自1998年2月起，在當地《貴州都市報》等報刊雜志上以“啟航英語招生”等做廣告宣傳。A公司經許可獨占在考研培訓等領域使用涉案商標。B學校成立于1998年1月，B主要從事考研輔導。1998年9月至今，B學校編寫了各類考研書籍，多本圖書冠以“啟航考研”為標題。2000年3月起，B學校在《中國青年報》等報刊中登載各類考研輔導宣傳廣告，并列舉各類啟航考研輔導資料。B學校在辦公場所、宣傳資料、工作人員名片上都標注有“啟航教育”、“啟航考研”等標識。C公司成立于2003年8月，C公司在網站宣傳等經營活動中使用“啟航考研”為B學校提供宣傳推廣，C公司官網中多處出現“啟航”、“啟航考研”、“啟航教育”等字樣。A公司指控B學校和C公司的上述行為侵害其涉案商標專用權，B學校主張先用權抗辯。
北京知識產權法院二審認為：在涉案商標申請日之前，B學校在考研服務上在先使用“啟航”商標，已實質上產生了識別作用，符合“一定影響”要件；現有證據無法證明涉案商標注冊人先于B學校使用涉案商標，即便涉案商標注冊人先于B學校使用涉案商標，也不能證明B學校使用“啟航”商標存在過錯；“啟航考研”、“啟航及圖”、“啟航”、“啟航教育”均是對“啟航”商標的使用，符合“原有范圍”的要求，因此，B學校先用權抗辯成立。在B學校先用權抗辯成立的情況下，C公司使用“啟航考研”為B學校進行宣傳推廣的行為同樣不構成侵權。
2、原告A公司訴被告D公司侵害商標權糾紛。
2015年7月23日，D公司法定代表人吳某智與B學校、C公司簽署《考研標準輔導合作協議書》，D公司作為加盟商，以“啟航考研廈門分校”名義從事考研培訓，對外使用“啟航考研”等標識從事培訓服務。A公司指控D公司的上述行為侵害其涉案商標專用權，并于2015年12月22日聘請呂盛律師作為A公司的代理律師代理此案。D公司不服一審判決提起上訴，2016年7月11日由呂盛律師作為被上訴人A公司代理律師代理此案二審。D公司主張其未提供培訓服務，其僅僅是為B學校的培訓活動進行宣傳推廣，B學校享有先用權，D公司不構成侵權。
廈門市思明區人民法院一審、廈門市中級人民法院二審均認為，D公司不具有“啟航考研”、“啟航教育”、“啟航及圖”的在先使用權，構成商標侵權，判決D公司立即停止使用包含“啟航考研”文字在內的標識，賠償A公司15萬元。
二、律師點評
1、先用權抗辯的主體。
先用權抗辯的主體應是“在先使用人”本人及在先已獲授權許可的“被許可使用人”。
2、把握條款中“該在先使用行為應早于商標注冊人對商標的使用行為”要件時，不應拘泥于條款本身關于時間點先后的字面用語，應把在先使用是否出于善意作為重要的考量因素。
《商標法》貫徹誠實信用原則，保護公平競爭，平衡商標注冊人和在先使用人的利益，保護善意使用。《最高人民法院關于審理不正當競爭民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第一條第二款規定，在不同地域范圍內使用相同或者近似的知名商品的名稱、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構成反不正當競爭法第五條第（二）項規定的不正當競爭行為。《不正當競爭法》所指的商品的名稱、包裝、裝潢實際上就是未注冊商標，對知名商品的名稱、包裝、裝潢的保護，受到了在后使用者主觀過錯的限制，只有惡意在后使用行為才可能構成不正當競爭行為。
“該在先使用行為應早于商標注冊人對商標的使用行為”，該要求的實質是通過這個要件排除在先使用人具有惡意的情形。若在先使用人雖存在在先使用行為，但在先使用人對此并不知曉，且亦無其他證據證明在先使用人存在明知或者應知商標注冊人對注冊商標的“申請意圖”卻仍在同一種或者類似商品或者服務使用相同或者相近似的商標等其他惡意情形的，不能僅因商標注冊人具有在先使用行為而否認先用權抗辯的成立。
3、把握“原使用范圍”要件時，商標在后使用行為的規模不受在先使用規模的限制。
“使用規模”指在先使用人自身的經營規模，不包括商標注冊人商標注冊后在先使用人許可他人使用的情形。
《商標法》第五十九條第三款的目的在于保護已經在市場上具有一定影響但未注冊的商標的所有人的利益，該保護應是實質性的，而非僅僅是一種無實際價值和意義的形式上的保護。如果對在后使用行為的使用規模進行限制，使得相當部分的經營者難有繼續使用該商標的動機，相應的，其已獲得的商譽難以延續，其基于商譽已獲得或可能獲得的利益將難以得到維護，將會在很大程度上消減《商標法》第五十九條第三款為在先使用人所提供的應有的保護，使該條款失去本來要達到的目的。因此，對在后使用行為的使用規模不應進行限制。
三、對企業商標管理和商標運用的指導意義
1、商標注冊要求前瞻性，商標越早注冊越好。一旦他人先用權抗辯成立，將導致商標注冊人不能擁有絕對的商標專用權（有瑕疵）。
2、商標先用權人在擴大經營規模時要注意對“原有范圍”的準確把握。在涉案商標申請日后進行商標授權許可、加盟合作的行為，超出了“原有范圍”。商標先用權人可以采取分公司等分支機構的形式擴大經營規模。
